USPTO向美国国会提交“专利适格”报告（上）：永远摇摆的101

作者：吴征

最近几天，美国在“专利适格”（即：是否符合授予专利的客体条件）方面接连发生两件大事，一是来自美国最高法院，二是来自美国专利商标局USPTO。

6月30日，美国最高法院驳回了在Alice案之后，有关“专利适格”方面最重要的一起案件：美国车轴Axle案。在此之前，社会对最高法院调阅本案给予了非常高的期望，希望在2014年Alice案之后，对“专利适格”问题有进一步的发展。

这起案件之所以备受关注，除了联邦巡回上诉法院的12名法院以6：6的结果产生了巨大分歧外，更是因为近年来在Alice等案之后，美国有关“专利适格”问题的越来越让人费解。

尤其是“美国车轴Axle案”，本来这是一个机械领域的专利，可能在美国以外的国家，获得专利资格应该是没有什么问题。但是美国的初审法院却否认其属于专利法保护客体的一方认为其中一些权利要求只是涵盖了17世纪的胡克定律，只是描述了物体质量、刚度和振动频率的关系。所以不是专利法规定的客体。

最高法院此次拒绝对该案进行进一步审理，预示着已经施行了近十年的美国专利法101条对“专利适格”问题的原则依然不会有根本的改变。

USPTO对此决定表示，其会尽可能确保美国的专利制度清晰和一致。

实际上，除了美国司法体系，USPTO是另一个能够影响有关美国专利法101条款宽严的一个场所，这也是社会各界对于美国新任USPTO局长Vidal希望进行改革的内容之一。

所以，在6月28日，USPTO向美国国会提交了一份有关“专利适格”的《符合可专利性主题：公众对美国现行判例的看法》的调查报告。

这是应去年五月，四位参议员Thom Tillis、Chris Coons、Mazie Hirono、Tom Cotton联合致信USPTO代理局长Hirshfeld，就美国最高法院在Myao案和Alice案做出重大裁决后，美国专利法对于专利客体的资格问题一直缺乏一致性和清晰度，导致了美国引以为傲的创新经济遇到前所未有的挑战。

参议员建议必须采取措施明确专利客体的资格问题，否则美国将在量子计算、人工智能、5G、物联网、生物制药、精准医疗和生命科学等原本领先的领域，失去全球领导者的地位。

他们还认为当前有关专利客体的资格问题已经对投资、研究和创新产生了巨大负面影响。因此，要求USPTO要对下一步采取怎样的行动进行改革提出方案，并在2022年3月5日前提交该项调查结果。

四位参议员建议USTPO向社会发布征集意见评论。于是USPTO在2021年7月9日发布了联邦公报，意见征集截至到2021年9月3日，最后将公众意见征集延长至2021年10月15日。

意见征集结束后，USPTO收到141份评论，其中43份来自行业协会、非营利组织，21份来自企业，4份来自律所，4份来自大学，其余为个人评论。

从这份以USPTO新任局长Vidal署名的调查报告整体来看，内容更多的是对这一问题现状的梳理，以及USPTO对此问题做出的一系列研究和数据统计，并对意见征集各方观点的综合展现，报告并未给出倾向性的结论或是建议。

所以，从实用性角度而言，USPTO的报告并不是解决当前专利客体问题的直接“解药”，只能说是通往达到国会所期望目的地的一个中途站点。

以下，我会分成几篇，精炼报告要点。本文，先谈一下对USPTO及最高法院这个事情的总体体会。

美国专利界经常援引法院的表述，认为《专利法》第101条的规定，“任何在阳光下由人类制造的东西（anything under the sun that is made by man）”都符合专利客体的资格。

用专业的语言就是：

任何人发明或发现任何新的和有用的工艺、机器、制造或物质组成，或其任何新的和有用的改进，都可以获得专利，但必须符合本标题的条件和要求。

这在美国200多年的专利法中，一直是如此描述的。

但实际中，情况却非常复杂。

专利适格问题已经成为困扰美国专利界和司法界的一个重大问题，甚至可以说影响到美国的创新经济和国家安全，这一点从四位参议员的表述中就可以看得出。

这份报告也是USPTO新任局长Vidal上任后交给国会的第一份“作业”，实际上，后面还积压着几位参议员给Vidal布置的其它几项针对美国《专利法》提出改革方案的作业。这从侧面也说明了，USPTO虽然在美国也就是个副部级单位，但是其在美国创新和经济上的影响力要远超很多正部级单位。

美国各界争议的源头看似是美国最高法院在2010年-2014年期间，有关四起案件的审理决定：Bilski、Mayo、Myriad和Alice。尤其是在Mayo和Alice案中，法院阐述了一个两步框架，用于区分属于例外情况的主题和符合专利资格的主题，这大大改变了专利适格问题，并引发了大量的公众辩论。

实际上，这是给专利客体资格画了一个框框。在此之后，以软件专利最突出，大量专利被认为不符合专利客体的资格规定，而被驳回。而且这种趋势出现了漫延之势，在更多的领域出现了“专利适格”的问题，最典型的就是文章开头的机械领域的“美国车轴Axle案”。（具体相关案例及所属领域下一篇列表呈现）

这种趋势的一个结果就是，很多美国专利因为适格问题而难以获得专利权。从USPTO这份报告中的统计图中也可以清晰的看到，2014年Alice案后，有关人工智能的授权率瞬间就低于常规专利了。

来源：USPTO报告

这起事件的背后，不仅仅是美国《专利法》101条，以及最高法院四项判例的“紧箍咒”，更是有美国长期以来专利烂诉、专利流氓等现象愈演愈烈的背后原因。

在2014年之后，NPE活动有所降低，主要就是因为对专利客体的认定更加严格了。

另外一点也与专利的有效性有关，就是“专利适格”这个挑战专利有效性的手段往往更好用一些，所以在美国，对于能够影响一件专利有效性与否的关键因素，都成为被特殊关照、游说、甚至抢夺的重点，像PTAB“存废”，像Fintiv规则“去留”，以及专利客体认定“宽严”等。

这就像美国两个党派一样，所有的规则都是在两派之间“拉扯”，似乎在寻找一个中间点。

所以，在美国，专利是否有效或无效，与专利质量的高低并无直接关联，而是与政策导向或是机构倾向有很大关系，像如果废掉PTAB，改回BAPI，无效成功率一定是降低的。

总之，因为101条和“专利适格”问题，在美国造成了一些专利不光是难以获得专利权，更有很多授权专利因为这一条而被挑战其“专利适格”问题，从而丧失专利权。

这种模式，显然与欧洲一直以来都对“专利适格”问题比较严格不同，也与目前中国采用的很宽泛的标准不同，好与不好，关键还是看是否为美国的创新主体带来真正利益，而非是专利骚扰。

而这，也正是美国最高法院在做出相关决定的考虑因素之一，以及USPTO为何很难独自去改动太大的原因，这是一个USPTO和司法系统需要联动和保持预期一致性的问题，否则将会给社会带来非常大的不确定性，不利于美国创新。

所以，我预测未来在很长一段时间，有关美国专利法101条的摇摆会一直进行下去，并在不断摸索对美国创新最有利的方式下，寻找一个利益平衡点。

下一篇，重点介绍USPTO提交的该报告的内容。

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